Theory and practice of intellectual property
№ 4-5 / 2023

ISSN (Print) 2308-0361
ISSN (Online) 2519-2744

DOI: https://doi.org/10.33731/4-52023.289799

Submitted     2023-08-14
Accepted      2023-09-18
Published      2023-10-25

Legal regulation of trade secrets under the legislation of Ukraine and the EU

Yuliia Lenho
Scientific researcher at the Center for Legal Support for the Development of Science and Technology of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine
Ukraine
https://orcid.org/0000-0003-4368-1793

Abstract
Today, the legislation of Ukraine on trade secrets is not systematized and has significant gaps. Relations regarding trade secrets are regulated by several legal acts relating to various branches of law, and determine only the general principles of legal regulation of such relations. Detection of discrepancies in the legislation of Ukraine and the EU means that the legal protection of trade secrets in Ukraine is uneven and fragmentary, and therefore insufficient. The development of cross-border economic relations between economic entities of Ukraine and the EU requires a unified approach to solving the issue of protecting trade secrets, the absence of which requires studying these issues and developing practical recommendations aimed at approaching the legal regimes of protecting trade secrets in Ukraine and the EU.

This article contains the analysis of the provisions of the legislation of Ukraine on the protection of trade secrets, international legal acts in this field, and Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. As a result of the analysis, it was established that: in Ukraine, there is no special legislation on the protection of trade secrets; the concept of trade secret in Ukraine fully corresponds to the concept of a trade secret in the Directive (EU) 2016/943, as well as to the concept of an undisclosed information in
the TRIPS Agreement. At the same time, the concept of trade secret in Ukraine needs to be clarified regarding one of the essential signs of a trade secret. In addition, in the legislation of Ukraine, there is no single approach to the use of the concept of know-how, as well as regarding the assignment of know-how to IP.

The legislation of Ukraine requires the implementation of the provisions of European legislation on the legal regulation of trade secrets, namely: not classifying trade secrets as IP objects, while it is an addition or an alternative to IP rights; allocation in the «trade secret» of two types of objects – know-how and business information; determination of reengineering by a fair way of identifying trade secrets; determining the conditions for the lawful acquisition, use, and disclosure of trade secrets.

Keywords: trade secret, know-how, business information, undisclosed information, EU Directives, intellectual property

References

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&rid=5

Капіца Ю. М. Проблеми захисту прав на комерційну таємницю. Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»): матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (23.12.2021 р., м. Київ); за ред. проф. В. Л. Федоренка. НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Ліра-К, 2021. С. 112−118.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, прийнята 15.04.1994 р.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018

Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі : Закон України від 10.04.2008 р. №250-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 23, ст. 213.

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 р. № 995-169, зі змінами від 02.10.1979 р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169#Text

Model provisions on protection against unfair competition. Articles and Notes presented by the International Bureau of WIPO. Geneva. 1996. WIPO publication № 832 (E).
https://tind.wipo.int/record/28768

Капіца Ю. М. Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському Союзі та напрями вдосконалення законодавства України. Право та інновації. 2016. № 1 (13). С. 251−256.

Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. Офіційний вісник Європейського Союзу (2010/с83/01).
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/40/f450346n12.pdf

Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40−44, ст. 356.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19−20, № 21−22, ст. 144.

Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market. Final Study. April 2013. Prepared for the European Commission. Ares (2016) 98815 — 08/01/2016.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/14838/attachments/1/translations/en/renditions/pdf

Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes) MARKT/2010/20/D Report on Trade Secrets for the European Commission 23 September 2011. Hogan Lovells International LLP.
http://publications.europa.eu/resource/cellar/068c999d-06d2-4c8e-a681-a4ee2eb0e116.0001.02/DOC_1

Богородченко Г. С. Комерційна таємниця в умовах взаємодії конкуруючих підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 3. С. 73−78.

Кузнецова Х. Є. Характеристика комерційної таємниці як інституту права. Наукові праці МАУП. 2010. Вип. 3(26), с. 201–208.

Базилевич В. Інтелектуальна власність. Київ: Знання, 2008. 431 с.

Правове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / за заг. ред. Н. М. Мироненко; НДІ ІВ НАПрНУ. Київ: Інтерсервіс, 2012. 396 с.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement).
https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/305907

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 45, ст. 434.

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. №1560-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 47, ст. 646.

Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13−14, № 15−16, № 17, ст. 112.

Мідянка А. Ноу-хау в системі об’єктів права інтелектуальної власності. Юридична практика. 26.12.2019. 
https://pravo.ua/nou-hau-v-sistemi-ob-iektiv-prava-intelektualnoi-vlasnosti/

Грабовська Г. М., Белуга Ю. М «Ноу-хау» та «комерційна таємниця»: співвідношення понять. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1. С. 98−100.

Шевелева Т. Правові аспекти регулювання відносин, пов’язаних з комерційною таємницею, в проекті Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю». Інтелектуальна власність. 2008. № 7. С. 9−14.

Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. 194 с.

Положення про робочу групу щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. № 650. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-2019-%D0%BF#n24

Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: АртЕк, 2020. 128 с. 
https://pravo.ua/wp-content/uploads/2021/01/Proekt-Koncepcii-onovlennja-Civilnogo-kodeksu-Ukraini.pdf

Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах : Закон України від 05.07.1994 р. № 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 31, ст. 286.

Hoeren T. The EU Directive on the Protection of Trade Secrets and its Relation to Current Provisions in Germany, 9 (2018) JIPITEC 138.
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-9-2-2018/4725

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01.12.2022 р. № 2811-IX.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. №3687-ХІІ.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text

Москалюк Н. Правова характеристика процесу зворотного інжинірингу та його результатів. 2013.
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/3115/1/Microsoft%20Word%20-%20%D0%97%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_13.pdf

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971, додаток до № 50, ст. 375.

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво. Підписана 04.07.2022 в м. Копенгагені. Ратифікована Законом України № 368-IV від 25.12.2022.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_194#Text