Theory and practice of intellectual property
№ 6 / 2020

ISSN (Print) 2308-0361
ISSN (Online) 2519-2744

DOI: https://doi.org/10.33731/62020.233966

Published      2020-12-01

Здійснення майнових прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки

Олена Тверезенко
Ukraine
https://orcid.org/0000-0001-8606-8679

Abstract
The exercise of intellectual property rights is the realization by the subject of intellectual property rights of moral and / or economic intellectual property rights, the content of which in relation to certain objects of intellectual property rights is determined by the Civil Code of Ukraine and other laws. The exercise of intellectual property rights is also the realization of economic intellectual property rights by other persons on the basis of the permission of the person who has the right to allow the use of such object of intellectual property rights.

The Law «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Strengthening the Protection and Protection of Rights to Trademarks and Industrial Designs and Counteraction to Patent Trolling» (which entered into force on August 16, 2020) has аmended the Law of Ukraine «On Protection of Rights to Marks for Goods and Services» (hereinafter — the Law). The amendments have removed the provision that a well-known trademark receives the same legal protection as the trademark for which the certificate is issued. Such changes have created a gap in the legislation in part of defining what does the exercising of intellectual property rights to well-known trademarks include.

In this connection the following questions arise: (1) can the right to use a well-known mark (as well as the mark for which the certificate is issued) be the subject of a license agreement, a commercial concession agreement; (2) whether it is possible to contribute economic intellectual property rights to a well-known trademark to the authorized capital of a legal entity; (3) whether it is possible to transfer such rights on the basis of an agreement on the transfer of economic intellectual property rights or to provide as collateral. We believe that these issues should be addressed through the adoption of appropriate amendments to Art. 25 of the Law.

In our opinion, the right to use a well-known trademark may be the subject of license agreements and commercial concession agreements. According to the current legislation of Ukraine, it is impossible to transfer economic intellectual property rights to a well-known mark to another person.

It is expedient to make changes to Art. 25 of the Law, which would provide necessity of creation and functioning of the State register of Ukraine of well-known trade marks.

The introduction of the proposed amendments to the legislation of Ukraine in the field of economic intellectual property will help to improve the relevant legal relations related to the exercise of property rights to well-known trademarks.

Keywords: trademark, well-known trademark, economic intellectual property rights, exercise of economic intellectual property rights, assignment (transfer) of economic rights of intellectual property

References

База даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні».
https://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm

Кот О. О. Здійснення та захист субʼєктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія / О. О. Кот. Київ : Алерта. 2017. С. 492.

Гражданский кодекс Украины : комментарий. Т. 1. Издание второе. Харьков : ООО Одиссей. 2004. С. 832.

Гражданское право : в 4 т. Том І. Общая часть. Учебник / под ред. Е. А. Суханова. Москва : Волтерс Клувер. 2005. С. 720.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text

Марченко В. Здійснення суб’єктивних цивільних прав: нотаріальний аспект. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 6. С. 44−49.

Осокина Г. Л. К вопросу о соотношении субъективного гражданского права и правомочия на его защиту (на примере субъективного права собственности). Вестник Том. гос. ун-та. 2012. № 360.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.

Про авторське право і суміжні права : проєкт Закону України.
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cf7b9e32-1995-4b66-995a-4ab3dcac1a8f&title=ProktZakonuUkrainiproAvtorskePravoISumizhniPrava

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями : Закон України від 21 липня 2020 року № 815-IX. Голос України. 2020. №№ 145−146.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом : проєкт закону від 11.10.2019 № 2258.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг : наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 № 576. Офіційний вісник України. 2001. № 34. Ст. 1615.

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII.  Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.

Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів : Закон України від 5 листопада 1997 року № 621/97-ВР. Відомості Верховної Ради України.  1998 р. № 8. Ст. 28.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34.

Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21 квітня 1993 року № 3116-XII.  Відомості Верховної Ради України. 1993. № 21. Ст. 218.

Про правову охорону географічних зазначень: Закон України від 16 червня 1999 року № 752-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 32. Ст. 267.

Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_583#o69

Резніченко Л. В. Право на захист як складова суб’єктивного цивільного права споживача освітніх послуг. Форум права. 2016. № 2. С. 162–167.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994. Офіційний вісник України. 2010. № 84. Ст. 2989.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.